Marcas, identidad robada

VALENCIA. Las marcas que han alcanzado reconocimiento en el mercado están expuestas a serias agresiones por parte de la competencia. El riesgo de confusión es el más flagrante. El artículo 6 de la Ley de Marcas prohíbe que se registren como marcas los signos «que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». La jurisprudencia, tanto nacional como comunitaria, es muy clara al respecto al enumerar tres conceptos jurídicos: semejanza entre los signos, similitud de productos o servicios y existencia de un riesgo de confusión en el público. El Tribunal de Justicia define al público, el consumidor medio, como «una persona medianamente atenta y reflexiva».

La semejanza entre marcas puede ser gráfica, denominativa o fonética. Incluso en el caso de que las marcas sean fonéticamente diferentes, puede suceder que los signos provoquen confusión al tratarse de denominaciones conceptualmente sinónimas. Así lo estimó el Tribunal Supremo en el 2008 al considerar que la marca de alcohol Souvereign (‘soberano’ en inglés) creaba una confusión con la marca española Soberano.

Al considerarse marca renombrada, el Colegio Maristas logró impedir que una urbanización de Alicante se llamara 'Residencia Maristas'

Durante el año 2104 la Oami (Oficina de Armonización del Mercado Interior) publicó una práctica común para diferenciar el papel que juegan los elementos no distintivos de una marca a la hora de valorar el riesgo de confusión respecto a otras marcas. Por ejemplo, la Oami señala como ejemplos de riesgo de confusión la comparación entre la marca anterior Cosmeglow y la posterior Cosmeshow para cosméticos en clase 3. Sin embargo lo descarta en el caso de Duralux contra Vitalux para tratamientos de belleza en clase 44.

La notoriedad, una protección extendida… y selecta

¿Qué ocurre cuando hay una identidad o semejanza de signos pero no identidad o similitud de productos? Esta protección puede ir más allá de la regla de la especialidad (artículo 8 de la Ley de marcas). Esto significa que una marca, por su intenso grado de conocimiento en el mercado, llega a ser notoria o renombrada, pudiendo extender su protección, sin necesidad de registro, a otros productos y servicios. No es una categoría jurídica, sino una circunstancia que se aplica por cada caso en los tribunales. El abogado Ignacio Alamar recuerda el caso de uno de sus clientes, la marca de muebles Banak, con sede en Alcàsser, que llegó a contar con 298 tiendas en toda España.

Aunque en las tiendas también se vendía ropa de cama, la marca sólo estaba registrada para muebles, algo que no pasó inadvertido: «Un empresario de Ontinyent registró la marca para ropa de cama y nos invitó a ‘sentarnos a hablar’. Presenté una demanda para que el juzgado declarara la marca como notoria, es decir reconocida dentro del sector del mueble. La sentencia nos dio la razón y se impidió el registro, al tratarse de productos complementarios».

Sin embargo, las sentencias pueden llegar a ser algo dispares, tal y como asegura Ignacio Alamar recordando el caso de la marca de jabones industriales Lavantia que ganó el concurso para ser suministrador exclusivo de una empresa valenciana de túneles de lavado. Uno de los concursantes, ubicado en Almería, puso el nombre de Lavantia a sus túneles de lavado: «Alegué sin éxito que la marca era notoria en todo el sector y que los túneles de lavado eran un segmento complementario. Fue una decisión sorprendente del juzgado».

La marca renombrada y su exclusividad

¿Puede una marca impedir el registro de otra posterior en otra clase? Es posible, pero únicamente si es considerada como renombrada por el tribunal. Esto significa que no se podrá registrar una marca idéntica, por muy distinto que sea el sector. En la Comunitat Valenciana, la sentencia más conocida es la del caso Maristas. El colegio de Alicante presentó una demanda contra un promotor que había creado muy cerca una urbanización llamada Residencia Maristas, que dio lugar a algunas discrepancias entre jueces. El juzgado de marcas de Alicante consideró que la marca de colegios era muy conocida en España, pero que no había demostrado que la calidad de su enseñanza superaba el nivel estándar.

El juzgado rechazó la petición del colegio Maristas, al considerar que a los elementos cuantitativos no se sumaban los cualitativos. Pero el Tribunal Supremo tumbó la sentencia del juzgado de Alicante al considerar que el artículo 8 exige elementos cuantitativos o cualitativos, sin que éstos sean cumulativos.

Incluir marcas de la competencia en los metadatos "crea una competencia sana, siempre y cuando no se vendan productos falsificados", según el TJUE

Evidentemente, todas las marcas notorias aspiran a ser consideradas como renombradas para beneficiarse de esta protección extendida, pero la frontera no es fácil de cruzar, tal y como explica Ignacio Alamar: «Ferrari, Rolls-Royce o Danone son renombradas porque las conoce todo el mundo; sin embargo, Bentley o Loewe son notorias, ya que son muy conocidas en su sector, pero si preguntas por ellas en la puerta de un supermercado, mucha gente no las va a conocer. Por este motivo, Loewe extiende su protección a las colonias y artículos de moda, pero debe convivir con la marca de televisores del mismo nombre, que no tiene nada que ver». De ahí que muchas marcas notorias busquen ser reconocidas como renombradas a cualquier precio. De hecho, según ha podido averiguar Plaza, existe un foro llamado marcasrenombradas.com que, a cambio de una cuota anual, entrega una certificación que, sin embargo, no tiene ninguna incidencia en las decisiones de los jueces a la hora de determinar si son o no de renombre.

Dilución, parasitismo y parodia

Pese a su estatus privilegiado, las marcas notorias y renombradas tienen que luchar contra su gran amenaza: la dilución. Consiste en el menoscabo de un carácter distintivo, bien por debilitamiento y pérdida de exclusividad, bien por degradación. La dilución por debilitamiento afecta a las ventas de la marca registrada con anterioridad.

Un ejemplo que ilustra perfectamente este tipo de dilución y la complejidad para caracterizarla y resolverla es el caso que enfrentó a la marca de ropa del Corte Inglés Emidio Tucci a los italianos de Emilio Pucci. El litigio se inició cuando la marca transalpina presentó una solicitud en la Oami para registrar su marca en ciertos artículos. Ante la demanda de El Corte Inglés, la Oami concluyó en 2002 que Emilio Pucci sólo tenía derecho a comercializar ciertos artículos para no entrar en competencia directa con la marca española. En 2004, el Tribunal de Justicia europeo ratificó dicha decisión, autorizando a Emilio Pucci a comercializar imitaciones de cuero, sombrillas o paraguas, así como tejidos y textiles (ropa de cama y otros) que no sean de vestir.

La dilución por degradación implica la influencia negativa del signo, el uso alterado del signo de manera ofensiva o el desprestigio de calidad. La interpretación de la degradación es bastante amplia, aplicándose a los productos o servicios que producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. De hecho, el Tribunal de Justicia europeo resolvió a favor de L’Oréal pese a no existir riesgo de confusión con los productos creados por Bellure. Uno de ellos era el perfume Valeur, cuyo frasco y envase imitaban el de Trésor de l’Oréal. El fallo enunciaba que Bellure obtenía «una ventaja desleal» aprovechándose del «poder de atracción, reputación o prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna».

Pero internet y las redes sociales han potenciado otra forma de aprovechamiento: el parasistísmo, que consiste en ‘chupar rueda’. El mejor ejemplo es la sentencia de Google Adwords relativa al uso de los metadatos. La empresa Marks & Spencer puso en marcha un servicio similar al de Interflora, llegando a incluir la palabra ‘interflora’ en sus metadatos... El tribunal dijo que incluir marcas de la competencia en los metatags «crea una competencia sana, siempre y cuando no se vendan productos falsificados». La sentencia, a día de hoy, sigue siendo muy discutida en el mundo jurídico. Este tipo de prácticas demuestra la infinidad de posibilidades existentes en parasitismo o dilución por degradación.

¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el comunity manager de una empresa critica a la competencia en foros? José Carlos Erdozain, abogado de Pons Patentes y Marcas, está actualmente defendiendo a la empresa demandada en un caso de este tipo. Su cliente desprestigió a su empresa competidora, la American Academy Language, situada a pocos metros: «El nick era claramente asociable a él, pero si se hacen bien las cosas, con un nick más anónimo y una dirección IP dinámica, es muy complicado identificar a las personas y controlar esas prácticas», admite el abogado.

Otro ‘enemigo’ temido por las marcas es la parodia. La Ley de Propiedad Intelectual establece el derecho a la parodia, siempre y cuando no se falte al respeto. Asimismo, El Corte Inglés no pudo impedir que la revista Mongolia publicara un número con una portada que enunciaba ‘El peñón inglés’. La empresa optó por comprar todas las revistas distribuidas en sus kioscos (que por entonces eran el principal canal de distribución de la publicación) para que no aparecieran a la vista del público.

Pese a todo, la jurisprudencia fija límites. Asimismo, se retiraron carteles de la película La casa de los mil cadáveres que empleaban el eslogan «Vuelve a casa por Navidad», perjudicando a la marca de turrones El Almendro. Pero la frontera entre conceptos y sus interpretaciones es frecuentemente difícil de fi jar. El pasado mes de enero, el Paris Saint-Germain y su sponsor, Fly Emirates, anunciaron acciones legales contra la cantante Mia por vestir la camiseta del equipo de fútbol en un videoclip transformando el sponsor en «Fly Pirates».

¿Dilución o parodia? Continuará..

(Este artículo se publicó originalmente en el número de marzo de la revista Plaza)